EU-varemerker og Østerrike: Det kjente merket PUMA slår "PUMA Multipower" for forskjellige varer – Kluwer Trademark Blog %

Vi vet alle at svært kjente merker nyter en slags "universell" beskyttelse for (nesten) alle varer og tjenester. For bare «gjennomsnittlige» velkjente merker avhenger imidlertid terskelen for nødvendig nærhet av hvor kjent varemerket er, av likheten mellom merkene og typen skade.

Bakgrunn for saken

I en nylig innsigelsessak hadde Higher Regional Court Vienna (“HRC), den sjeldne muligheten til å kaste lys over omfanget av beskyttelsen til det velkjente varemerket “PUMA” i forhold til et lignende varemerke som er søkt om helt forskjellige varer (vedtak 22.03.2023, sak 33 R 80/22k). Pumas tidligere EUTM (avbildet ovenfor) dekker (blant annet), og bruk ble bevist for, sportssko, sportsklær og tilbehør i klasse 25. Den østerrikske søknaden om «PUMA Multipower” av det tyske selskapet Agrowelt GmbH hevdet beskyttelse for et bredt spekter av varer i klasse 7 og 12 (maskiner, maskinverktøy, gravemaskiner, bulldosere, landkjøretøyer, inkludert løfteinnretninger og teleskoplastere, se: https://puma-multipower.de/). Puma hevdet både en sannsynlighet for forvirring og reiste krav om omdømme.

Det østerrikske patentverket hadde avvist opposisjonen. Til tross for å erkjenne likheten mellom merkene og omdømmet til PUMA, holdt den varene for å være ulik totalt sett og å tjene helt andre formål. Den relevante offentligheten ville ikke overlappe hverandre, og dermed ingen utnyttelse av omdømmet.

Begrunnelsen fra Higher Regional Court (HRC)

HRC opprettholdt opposisjonen på grunnlag av omdømme. Den anser det eldre merket for å være veldig godt kjent i EU: PUMA hadde bevist omfattende bruk og en grad av offentlig anerkjennelse på 82 % i Tyskland, en høy markedsandel og reklameutgifter i Østerrike og i EU).

I følge HRC, slik en spesielt høy bevissthet av et merke kan gå utover publikum som faktisk er rettet mot av merket, og jo tydeligere og "uten forvrengning" det tidligere varemerket blir tatt i bruk som en del av det yngre tegnet [dvs. jo mer likt det yngre tegnet er], jo mer sannsynlig er det at offentligheten, stilt overfor det yngre merket, ville oppfatte det som en referanse til motstanderens kjente varemerke og dets firmanavn, selv for varer og/eller tjenester som det eldre merket ikke er kjent for, og vil dermed forbinder merkene i konflikt.

HRC finner også en overlapping av relevant publikum: Det eldre merkets sportsvarer er rettet mot sluttforbrukere, og publikum som henvendes til klasse 7 og 12-varene til det yngre merket vil samtidig også være forbrukere av sportsartikler. Siden bevisstheten om PUMA-merket blant forbrukere er så høy, vil de være klar over det tidligere PUMA-merket også når de blir konfrontert med PUMA Multipower-maskiner. Siden merkene var svært like, ville publikum etablere en kobling mellom dem også i forhold til ikke-lignende varer.

Av begrunnelsene i henhold til art. 9 (2) EUTMR, hadde Puma påberopt seg at bruken av det yngre merket ville dra urettferdig fordel av omdømmet og særpreg til det tidligere EUTM.

HRC fokuserte på sistnevnte: Å utnytte urettferdig fordel av særpreg omfatter svekkelse av varemerkets særpreg og reklamekraft. Krenkeren bruker et kjent varemerke for å tiltrekke publikums oppmerksomhet til seg selv og sitt produkt og oppnår dermed en kommunikasjonsfordel, uten å måtte gjøre noen egeninnsats.

Det er fast rettspraksis i Østerrike (4 Ob 19/21d – Absolutt, 17 Ob 15/09v – Styriagra), at ved bruk av identisk eller lignende skilt kan det være urettferdige motiver antatt på grunn av den åpenbare muligheten for å utnytte oppmerksomheten til kjente varemerker. Utnytting av særpreg til et kjent varemerke indikerer således ulovlighet, med mindre krenkeren er i stand til å bevise spesifikke rettferdiggjørende omstendigheter. HRC fant registrantens påstand om at "Puma"-elementet i merket refererte til gammel INKA-mytologi ikke overbevisende. Den registrerte kunne heller ikke stole på en langvarig proprietær bruk av sitt merke, uavhengig av Puma. Følgelig ble innsigelsen tatt til følge allerede på dette grunnlaget, og utnyttelse av omdømmet ble ikke undersøkt.

Diskusjon

Det som mangler i ligningen er et utsagn vedr hvorfor or hvordan det yngre merket ble brukt til å utnytte (f.eks. i Absolutt sak, viste Høyesterett til bruken av en svært lik utforming, og i Styriagra sak, den parodilignende alusjonen, om enn på en utnyttende måte), og om hvordan dette spiller inn i den samlede vurderingen av saken (krav, som EUs rettspraksis vektlegger jevnlig, f.eks. C-252/07 – Intel, paragraf 41, 42 eller C-552/09 – TiMiKinderjoghurt, paragraf 56). Alt i alt virker resultatet riktig.

Som en konsekvens bør varemerkesøkere i Østerrike vokte seg for å ta i bruk kjente merker med et bredt spekter av offentlig anerkjennelse blant forbrukere i EU, selv for forskjellige varer som er adressert til et profesjonelt publikum.

_____________________________

For å sikre at du ikke går glipp av regelmessige oppdateringer fra Kluwer Trademark Blog, vennligst abonner her..

Kluwer IP-lov

De 2022 Future Ready Advokatundersøkelse viste at 79 % av advokatene tror at viktigheten av juridisk teknologi vil øke for neste år. Med Kluwer IP Law kan du navigere i den stadig mer globale praksisen med IP-lov med spesialisert, lokal og grenseoverskridende informasjon og verktøy fra alle foretrukne steder. Er du som IP-profesjonell klar for fremtiden?

Lær hvordan Kluwer IP-lov kan støtte deg.